跨境技术交易中的知识产权尽职调查：为什么、做什么及如何做

跨境技术交易要做到准确决策和顺利开展，就必须以通过尽职调查的方式充分了解情况为前提。本文依据多个跨境技术交易项目的经验，对跨境技术交易中的知识产权尽职调查“为什么”“做什么”以及“怎么做”的问题进行了分析。

作者丨张鹏 于丽君

目前，境外投资活动一般会有先进技术以及知识产权的获取与交流。 境外投资活动常常伴随着先进技术的获取与交流。 境外投资活动通常会有知识产权的获取与交流。在跨境技术交易的实务操作里，通常是在双方签订 LOI（意向书）或者 MOU（备忘录）之后，到签订 SPA（股权买卖合同）之前这段时间，开展全面的知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence，以下简称“IPDD”）。这样做是为了确定我方以及交易对方的知识产权实力状况，然后结合各自的知识产权实力状况来明确交易框架，进而确定跨境技术交易的基本策略。可以说，IPDD已经成为确定跨境技术交易框架与策略的前提。

一、知己知彼：技术交易知识产权尽职调查的必要性

IPDD 是跨境技术交易的起始点。完整且准确的 IPDD 对于并购交易的成功起着关键作用。IPDD 的主要目标是通过知晓知识产权的法律属性、技术属性以及经济属性，从而达成对知识产权价值属性的认知，并且为后续进行知识产权价值评估提供依据。从买方角度来看，尽职调查的目的是尽可能地去发现与交易目标相关的股份或资产的所有情况，以此来决定是否继续进行交易这一重要事实。买方必须要知晓，所获取的重要信息能否精准地反映目标公司的资产和债务状况。所以，IPDD 是买方降低跨境交易风险的重要“安全阀”。

知识产权具有非物质性，这决定了跨境技术交易存在特殊风险。即便像著名的跨国企业，在涉及知识产权的交易中也曾有过重大失误。比如，某集团在并购某公司某产品的业务研发部门时，没有进行调查就发现该公司与其他公司之间有交叉许可协议，且双方承诺不会随着该公司研发部门的转让而改变。这表明该集团希望通过并购来获取关键技术的目标不太可能完全达成。可以知晓，在跨境技术交易里，IPDD 的全面性与准确性，对交易价格有着直接的影响，并且还能决定交易的成败。

二、不遗毫发：跨境技术交易知识产权尽职调查要点

需对实务中需重点关注的 IPDD 要点进行探析。

1、目标知识产权的范围确定

要最大范围地圈定知识产权初始调查的边界，这样能防止因为遗漏而导致起点性错误。需要确定所需交付知识产权的边界，以此作为尽调的起点。如果存在遗漏或偏差，那么后续想要回溯并发现问题将会非常困难，所以应该对这一点给予足够的重视。从知识产权的内容范围方面来讲，买方不但要核实卖方自行提供的目标公司相关知识产权的清单，而且要在公共数据库（像美国和欧洲的专利局网站这类）等途径展开全面的检索，以此来确认与目标公司的技术存在利害关系的相关知识产权。补充检索的操作较为简单，在实际中常常被人们所忽视。从知识产权的地域范围来说，交易市场的划分会对知识产权的安排产生影响。哪些知识产权需要进行转让，哪些只需给予许可，在何种程度上进行授权许可等。所以，需要依据交易各方的市场划分计划，来明确目标知识产权的地域范围。

对于研发中的技术或申请中的知识产权，要尽量将目标知识产权固定下来。对于那些还没有形成具体专利权、著作权的技术，需要把技术所涉及的所有知识产权准确地界定并归纳出来。比如：能够从知识产权的背景状况、名称、性质、具体的载体、对知识产权内容的概括性描述、组成部分、保存的方式以及应用效果等诸多方面进行分类界定。

以技术落地实施作为导向，要注意核查专利的实施是否需要与相关技术秘密以及第三方知识产权等相结合。有些技术要完整实施，需要多方面技术的集合。而相应知识产权的保护形式不只是专利，在这种情况下，需要向目标公司了解是否还有技术秘密和其他配套的外围技术，以防止遗漏技术秘密等情况，避免获取的技术不是最优方案，防止收购不够完整、留有缺憾。

当难以准确界定目标知识产权的范围时，要适时安排不诉条款作为补充，并且协同进行交易谈判。在以某项业务或产品作为交易目标的情况下，界定目标知识产权需要准确分析知识产权与主要产品/服务的对应情况，然而在实践中，往往很难非常清晰地界定出目标知识产权的全部内容，所以通常会在交易协议中布置相关的兜底条款，比如不诉条款。

2、目标知识产权的权利归属

严格追溯技术的来源，对目标知识产权的独立性进行分类核查。企业取得知识产权主要有自主研发、合作或委托开发以及第三方技术转让这几种方式。由于取得知识产权的方式存在差异，所以所存在的权属风险往往也各不相同。

自主研发所取得的知识产权，需要着重核查是否存在职务发明方面的纠纷风险。自主研发取得的知识产权，常常因为发明人或者设计人当中包含了竞争对手的前员工，从而引发竞争对手以知识产权属于前员工的职务发明为理由而提起权属诉讼的这种情况。因此，要核查目标公司关于知识产权背景调查等方面的制度规定情况。同时，对于核心知识产权，买方需重点核查目标公司是否保留有能反映相关技术产生过程及研发团队智力投入情况的较为完整的研发记录。另外，对于主要发明人或设计人，需核查其在原单位的入职及离职文件，以及从事的主要工作情况，以确认其是否主要从事类似技术开发职位等。

委托或合作开发所取得的知识产权，要留意核查相关协议中权属的约定以及权能的分配是否清晰，还要重点关注共有知识产权以及后续改进的权利安排。委托或合作开发取得的知识产权，其权能分配有的是独有的，有的则是与合作方共有的。基于商业安排等方面的考虑，自主研发的知识产权也可能是与第三方共有的，这些情况在此一并进行讨论。对于共有知识产权，要特别留意收益权和处分权的约定。为防止日后出现纠纷和麻烦，买方需与共有知识产权的每一个权利人进行谈判。在尽调时，应明确提出这种要求，并对其可能给交易造成的影响进行评估。

从第三方受让获得的知识产权，要注意区分其性质是所有权还是使用权。需重点审核相关的转让协议和许可协议，看是否对受让人使用技术存在权利限制，或者是否隐藏着权利负担。如果目标知识产权存在适用技术领域、地域、主体、时间等方面的限制，或者存在权利质押、已许可他人实施等负担，都有可能对交易架构的设计产生影响，也会影响二次开发后技术或产品的自由实施。因此，对于买方来说，确保目标公司拥有相关知识产权的全部权能，并且能够明确地向买方进行转让，这是非常重要的。对于所有权知识产权以及独占许可权知识产权，需要重点核查所受让或被授权的知识产权是否存在其他的使用许可情形。

3、目标知识产权的自由使用

关注技术出口管制的合规要求，对知识产权相关诉讼进行审查。有些国家或地区会对敏感技术向域外的出口加以限制，这些限制涵盖知识产权的对外转让、实施许可、技术服务以及其他形式的技术转移。然而，不同国家有着各自的技术进出口管制政策，并且所限制的技术领域及范围存在差异。买方需核查目标公司在近期至少三年内作为原告或被告参与的诉讼案件情况，包括已结案及尚在审理的。需调查案件性质以及诉讼法律关系。若有第三方对目标公司知识产权所有权或有效性提出诉讼，买方就要分析权衡，若结局不利，可能要承担的责任损失大小，还要判断这种诉讼纠纷是否有可能在并购之前解决。同时，因为尽调深度有需要，有时候还得对交易相对方所在地域进行自由实施分析（即 Freedom to Operate，简称 FTO）以及专利稳定性分析等。关于具体的分析办法，这里就不再详细说明了。

三、剥丝抽茧：知识产权尽职调查的内容与关键步骤

跨境技术交易项目推进时，往往会出现交易过程中未曾预料到的情况。因此，需要注重将其与交易相结合，以目标知识产权能够落地实施为目标，进而反哺知识产权尽职调查的全过程。

1、尽调启动前：知识产权尽职调查的策略制定

交易方式有明确规定，包括股权交易、资产交易以及股权资产混合交易。股权交易方和资产交易方在对 IPDD 方面通常有着不同的要求。在股权交易的过程中，相较于资产交易，对于每一个特定资产的调查其重要性相对较低，而目标公司的知识产权资产通常会随着股权的转移而实现权利的转移。对于以资产交易方式进行的 IPDD 来说，需要确保能够识别出目标公司的所有实质性知识产权，并且要确保目标公司对这些实质性知识产权的所有权得到确认，因为这会直接对股权交易的价格以及成败产生影响。

明确以下各方的诉求：技术交易方面的诉求、人员交易方面的诉求、品牌交易方面的诉求。成功的交易需要依据交易各方的利益诉求，进而形成被共同认可的交易文本。交易目的会对调查的目标以及重点起到决定作用。以获取关键技术为交易首要目标，需将调查重点置于与技术相关的方面，像关键技术的保护措施，关键技术的实施状况，相关产品有无侵犯第三方知识产权等；以获取骨干员工和技术秘密为交易首要目标，要对被收购方的员工情况展开重点调查，诸如员工是否都签署了保密协议，是否对发明创造成果所有权的归属作出了约定，骨干员工的人员清单、激励方式及长期留用的意愿，保密协议及竞业限制的签署情况等。

明确交易各方的技术定位，包括未来技术改进者和当下技术先进者。一般而言，两者在跨境知识产权交易的总体框架上有着不同的需求。所以，首先需要通过尽职调查的方式，来明确我方属于哪种类型，以及与交易对方处于何种对比态势。对于未来的技术改进者和赶超者来说，他们更多地关注“前景知识产权”的归属以及“背景知识产权”的使用空间；而对于当下的技术先进者和优势者而言，他们更多地关注“当前知识产权”所带来的收益以及“未来知识产权”的共同享有。

明确交易各方的市场划分计划，包括有重叠的竞争市场以及无重叠市场。在知识产权交易活动中，通常是买方（也被称作并购方、产业方、受让方或投资人等）通过中介机构从卖方（也被称作被并购方、出让方、出售方等）那里获得交易对象。而交易对象一般是卖方的一个或多个关联公司（也就是上述的目标公司）的全部或特定业务、知识产权。在出让部分业务或知识产权的交易架构里，因为卖方或者其关联公司得继续经营所出让的相关业务，所以买卖双方在特定时间内会是该业务领域的竞争对手。这样一来，交易可能会牵涉到市场划分，从而对知识产权的尽职调查范围以及后续的权属权能安排产生影响。

综合上述交易因素以及多法域问题等实际情况，来确定 IPDD 的范围及框架。在以技术为核心的交易里，最大范围的 IPDD 包含以下方面：界定用于达成交易目的的目标知识产权；对目标知识产权的技术来源、独立性进行调查；调查技术的独特性及先进性；调查技术的应用情况；调查技术的保护情况；调查相关纠纷及应对情况；认定目标公司的核心技术人员并了解其稳定性。在进行尽职调查之前，需要关注交易目标国家的法律制度。要明确目标国家在知识产权方面的法律规定，同时也要清楚获得权利的程序。

2、尽调进行时：知识产权尽职调查的策略执行

在跨境知识产权交易的实务操作里，知识产权律师需要与交易律师以及交易主体的商务团队相互配合。在尽调的实务操作过程中，知识产权律师能够通过查阅文献这种方式，也能够通过访谈这种方式，还能够通过现场调研这种方式来开展核查。通过列出材料清单，对卖方配合提供的相关技术图纸、授权邮件等资料进行分析；前往卖方产品生产线进行走访；与卖方核心运营人员、核心技术人员和知识产权法律负责人员等进行访谈；登录国家知识产权局网站等官方平台，查询卖方及其关联公司的专利、专利申请等知识产权的法律状态、权利负担、转让许可、剩余保护期限、缴费以及全球范围同族专利的布局等情况。

从调查内容方面来看，某一项具体的 IPDD 或许会涉及以下这些调查项目中的部分内容，或者会涉及全部的调查项目。

核查目标公司的架构以及管理状况。去知晓目标公司的管理架构，还有知识产权管理制度以及保密制度。同时要了解对外合作协议里涉及知识产权的那些条款，以及与关联公司之间的技术合作机制等。

2）核查目标公司产品情况。了解目标公司核心产品相关的技术，以及主要的非核心产品涉及的技术；了解这些技术的知识产权保护情况；了解知识产权的取得方式；了解权利证书的登记情况；了解权属关系的实际情况；了解研发进度；了解截至尽职调查报告出具之日的生产销售情况，包括境内销售和境外销售；了解使用第三方技术的情况；了解相关第三方技术的原始技术来源情况；了解第三方技术对应有形载体的交付情况；了解第三方技术对应知识产权的权利转移情况；了解文献发表公开情况；了解权利负担情况；了解对外转让/许可情况。

3）核查目标公司技术情况。

调查技术的来源以及其独立性。比如：对研发项目的投入状况以及行业的发展趋势进行调查。

调查技术的独特性以及先进性。比如：技术的先进性以及在行业中的竞争力；技术的升级迭代情况、技术被替代淘汰的风险；拥有自主知识产权的目标技术以及其权属是否清晰且完整；技术成果的转化能力，行业地位是否突出或者市场认可度如何；技术成果与产业的融合度是否符合行业未来的发展趋势。

调查目标技术人员的认定情况以及其稳定性。比如：有哪些措施可以保持目标技术人员团队的稳定性；最近几年目标技术人员是否出现了重大的不利变化；针对目标技术人员实施了哪些约束激励措施；是否具备持续进行研发的能力。

4）核查目标公司知识产权情况。

调查知识产权的应用情况，比如技术形成产品或者实现产业化的情况，以及知识产权与主要产品/服务的对应情况。

* 调查目标技术的知识产权保护情况。知识产权管理体系及制度，包含研发项目管理制度、研发创新制度以及持续创新机制；知识产权的来源、权属、取得方式和有效期限；技术专利的许可或授权情况，以及是否具有非排他性等；知识产权储备对目标技术实施和运营的支撑，例如知识产权拥有所有权或使用权，目标专利具有法律稳定性，知识产权对目标技术和产品有覆盖性。

* 调查目标知识产权纠纷及应对情况。目标产品、技术及知识产权等是否存在重大权属纠纷、诉讼或有事项，以及职务发明、竞业禁止等情况；无形资产等资源要素是否存在瑕疵、纠纷以及潜在纠纷；共享资源要素是否存在权属纠纷、诉讼和失效风险；合作研发项目的权利义务约定以及保密措施；关联方的知识产权授权使用、共享及失效风险等。

3、尽调报告后：知识产权尽职调查的报告更新

完成上述阶段性核查之后，要依据核查结果并结合交易各地域的法律规定，对知识产权法律风险进行评估，出具 IPDD 报告，以此辅助买方制定最终的交易策略，确定交易价格。然而，尽职调查并不会因为调查报告的交付而结束，需要随着交易策略安排的调整而持续跟进并进行更新。如前所述，知识产权具有客体非物质性。正因如此，在技术的交付过程中，常常会面临这样的情况：单纯变更软件著作权、专利权等的权利人，往往不足以达到交易目的。这就要求在尽调的全过程中，同步考虑知识产权的实施方案、移交与过渡期安排，以及交易后知识产权的整合与管理等事宜。

[注]

刘丽的研究“中国企业海外并购中的知识产权审慎性调查问题”刊载于《科技与法律》2011 年第 1 期，其所在页码为 41 至 42 页。

高国雅在《经济研究导刊》2014 年第 5 期发表了“跨国公司知识产权交易中的尽职调查”这一内容，其所在页码为 245 页。

张鹏 律师

北京办公室 高级顾问

业务领域：知识产权权利保护，反垄断和竞争法，贸易合规和救济

行业领域：能源和电力，信息和智能技术

于丽君 律师

北京办公室 知识产权部

《》