知识产权专家楼仙英分享技术交易前景与涉外技术交易适用问题

——— 本文作者 ———

楼仙英

合伙人

知识产权部

cecilia.lou@cn.kwm.com

楼仙英女士主要专注于知识产权事务。其涵盖知识产权商业化与许可、知识产权保护、知识产权管理以及争议解决等方面。同时，她还负责国内外专利商标申请。在以下这些技术领域或产业中，她拥有二十年以上的工作经验：机械与电子工业领域；飞行器与航空领域；能源领域；新材料领域；钢铁与合金领域；半导体制造及设备领域；医疗器械领域；计算机软件领域；健康管理领域；食品和快速消费品工业领域；化学与医药产业领域等。

傅广锐

资深律师

知识产权部

李琳虹

律师助理

知识产权部

技术交易前景知识产权

系列之三：

对改进技术的限制以及涉外技术交易中的适用问题

我国合同法对技术合同合作方的意思自治予以尊重。它允许当事人能够就前景知识产权的归属、使用以及处置等方面进行自由约定。依据《合同法》第 354 条的规定，当事人可以依据互利的原则，在技术转让合同中对实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法作出约定。如果没有约定或者约定不明确，即便依照本法第六十一条的规定进行了确定，仍然无法确定的话，那么一方后续改进的技术成果，其他各方是没有权利去分享的。

技术交易中强势的一方要特别留意，不能让合同中的“一边倒”的前景知识产权安排被认定为构成非法垄断技术，也不能导致妨碍技术进步。否则，就会对相关条款的效力产生影响。我国的《合同法》有规定，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》也有规定，《技术进出口管理条例》同样有规定，这些相关法律法规对特定场景下的技术许可、改进和回授等进行了强制性规定。

我国法律法规对前景

知识产权的限制性规定

技术合同中存在一些情形，若被认定为构成非法垄断技术或者导致妨碍技术进步，就可能会对前景知识产权的安排效力产生影响。《合同法》第 329 条规定：非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效；并且，第 344 条规定：专利实施许可合同仅在该专利权的存续期间内有效。专利权的有效期限到了尽头，或者专利权被宣告无效了，在这种情况下，专利权人就不能和他人签订关于该专利的专利实施许可合同。2005 年 1 月 1 日开始实施的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（“《技术合同司法解释》”）。在其第 10 条中，以开放式列举了“非法垄断技术、妨碍技术进步”这一合同无效事由的六种具体情形。其中，关于“要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方”的限制，会直接影响技术合同中对前景知识产权的归属安排；关于“非互惠性转让给对方”的限制，会直接影响技术合同中对前景知识产权的使用安排；关于“无偿独占或者共享该改进技术的知识产权”的限制，也会直接影响技术合同中对前景知识产权的归属和使用安排。

国务院 2011 年修订的《技术进出口管理条例》在行政法规层面，其第 27 - 29 条有相似规定。规定要求，在技术进口合同的有效期内，改进技术的成果属于改进方。并且，技术进口合同中不得包含诸如“限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所改进的技术”等这类限制性条款。国家工商行政管理总局在 2015 年发布的规定中要求，具有市场支配地位的经营者在行使知识产权时，若无正当理由，不得通过实施特定条件的搭售行为或附加不合理限制条件的行为等，以达到排除、限制竞争的目的。该规定对不同排除、限制竞争行为的范围给出了具体界定，其中“要求交易相对人将其改进的技术进行独占性的回授”等涉及前景知识产权常见的独占性回授安排，若知识产权的行使者是《反垄断法》下具有市场支配地位的经营者，可能被认定为技术垄断。《反垄断法》中有这方面的相关规定；《对外贸易法》中也有；《中外合资经营企业法实施条例》中同样有。此外，由于最近国际形势发生变化，新出台的《外商投资法（草案）》提到鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作，技术合作条件由投资各方协商确定，且不得利用行政手段强制转让技术。

《技术合同司法解释》属于民事司法解释，相较于它，上述的行政性规定在适用时更应注重其限定的适用情况。仔细对比可以发现，不同法律法规列出的情形大多是一致的，但也存在一些区别。《反垄断法》及《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》所列举的限制性规定，大多适用于拥有市场支配地位的经营者。《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》则适用于跨境的知识产权转让与许可、技术服务以及其他形式的技术转移过程。又如，《技术进出口管理条例》只是对受让人改进或使用改进技术进行限制。而《技术合同司法解释》对改进技术前景知识产权的限制更为细致，包含了无偿提供、非互惠性转让、无偿独占或者共享等多种场景下的安排。此外，《技术合同司法解释》以及《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》中涵盖了在技术合同中常见的“不挑战条款”（no-challenge clause），规定禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件，这种情况属于“非法垄断技术、妨碍技术进步”。而《技术进出口管理条例》中对此没有相似的规定。

《技术进出口管理条例》和《技术合同司法解释》等法律法规及司法解释所列出的可能被认定为“非法垄断技术、妨碍技术进步”的具体情形，都有一定的个案判定空间。比如，何种情况属于“非互惠性转让”，何种情况属于“限制其使用所改进的技术”；何种情况构成“不合理地”或“明显不合理”地限制原材料、零部件的购买，以及限制产品的生产数量、品种、价格或渠道等。在司法实践中，对相关条款的理解需要结合实际情况进行评估判定，并非存在限制产品生产的数量、品种、价格或渠道等，或限制改进技术使用的条款就一定会被认定为无效约定。最高人民法院在判决（（2014）民三终字第 12 号）中提到，即便技术合作协议中有合作期满不得生产销售涉案前景知识产权及承担违约责任的约定。要综合考虑前景知识产权开发投入了大量人力、物力和财力，还要考虑其成功具有不确定性以及对前景知识产权后续生产牌照有限制等情况，从而综合判断对前景知识产权的限制性条款安排是否合理。

涉外技术交易中的

强制性法律法规适用问题

鉴于上述的强制性规定，在跨境交易文件里，从技术层面来看更具优势的外方往往会通过约定适用外国法律和境外仲裁的方式，来规避中国法所规定的限制。依据《承认及执行外国仲裁裁决公约》（“《纽约公约》”）第 5 条，拒绝承认与执行仲裁裁决存在一种例外情况，即承认或执行违背该国“公共政策”（public policy）的裁决。我国现行法律体系未对“公共政策”概念作明确界定，而是较多使用了“公共利益”的概念。《涉外民事关系法律适用法》规定，若外国法律的适用会损害中华人民共和国社会公共利益，就适用中华人民共和国法律。并且，中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制性规定时，直接适用该强制性规定。人民法院应当认定这些规定为涉外民事关系法律适用法第 4 条规定的强制性规定。

我们认为，《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》属于行政性规定，很可能被认定为是在技术合同领域涉及“反垄断”的规定，应当直接适用；同时，《技术进出口管理条例》等行政性规定也很可能被认定为是在技术合同领域涉及“反垄断”的规定，应当直接适用。在实践中，一旦选择适用外国法律和境外仲裁，合同当事方就会直接把争议提交给外国仲裁庭申请仲裁。后续的仲裁裁决即便与中国的强制性规定不一致，也只能在通过《纽约公约》承认和执行外国仲裁裁决公约时才能够提出。并且在整个仲裁过程中，双方选择的国外仲裁庭不会运用中国的《涉外民事关系法律适用法》或其司法解释来审理案件。从司法实践角度来看，我国法院在对待《纽约公约》中的“公共政策”这一例外时较为谨慎。在以往的案例以及最高人民法院的复函当中，除了仅有少数几例是以公共政策条款来拒绝承认与执行外国仲裁裁决的案件之外，绝大部分相关的仲裁裁决都在中国被承认与执行了。因此，我国法律和行政法规中的强制性规定与“公共政策”不能简单划等号。在实践中，当约定适用外国法律和境外仲裁时，依据中国法下“非法垄断技术、妨碍技术进步”的强制性规定，较难主张技术合同的相关条款无效。

感谢龚雯怡律师对本文所做的贡献。